O que acontece se você registrar uma marca que já está sendo usada por outra empresa? E se alguém registrou a marca primeiro que você, mas você usa há mais tempo? Quem tem preferência? Quando o assunto é Marcas e Patentes, em regra, dono é quem…

Quando uma marca de um produto ou serviço é criada, o ideal é que ela seja imediatamente registrada junto ao INPI para garantir a sua propriedade. Porém, infelizmente, nem todas as pessoas priorizam o registro da marca e começam a usá-la mesmo sem proteção.

Então, se você está pensando em registrar sua marca, quando fizer uma pesquisa junto ao banco de marcas do INPI, é possível que nenhum registro seja encontrado, mas pode já existir outra pessoa (física ou jurídica) usando marca igual ou parecida, para o mesmo produto ou serviço. E ai? Se eu registrar primeiro serei o dono da marca? Ou não?

O inverso também pode acontecer: você passou anos usando sua marca sem se preocupar com o registro no INPI. Hoje, depois de finalmente entender os benefícios que uma marca registrada traz, decidiu investir em “Marcas e Patentes” e solicitar o pedido ao INPI. Porém, quando fez uma pesquisa da marca, verificou que alguém registrou primeiro que você. O fato de você usar a marca há mais tempo lhe garante alguma coisa?

EM REGRA, DONO DA MARCA É QUEM…

Segundo a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), somente o registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Autarquia Federal sediada no Rio de Janeiro,  assegura o direito de propriedade sobre uma marca em todo o país.

Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Por isso, considera-se dono da marca aquele que solicitou primeiro o seu registro no INPI.

MAS TODA REGRA TEM EXCEÇÃO…

O parágrafo primeiro desde mesmo artigo, todavia, reconheceu o direito de quem, apesar de não ter marca registrada primeiro, usa a marca há mais tempo.

Parágrafo 1o.- Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Logo, se você demorou a solicitar o registro, mas começou a usar a marca primeiro do que quem a registrou na sua frente, é possível reaver sua propriedade.

Exemplo: A “empresa A” utiliza desde 1999 a marca “XYZ” para identificar sua loja de roupas, mas nunca tinha se preocupado com Marcas e Patentes. Em 2014, a “empresa A” resolveu registrar sua marca, mas, infelizmente, descobriu que a “empresa B”, fundada em 2014, já tinha marca registrada igual na mesma classe. Neste caso, até que se prove o contrário, a “empresa B” será a dona da marca, mas a “empresa A” poderá tomar o seu lugar, desde que siga as formalidades e prazos legais.

Conheço um caso de um restaurante que usava a marca há mais de 40 anos sem o registro e, quando resolveu abrir franquias do seu negócio, decidiu registrar a marca. Porém, o diagnóstico revelou que já existia um registro concedido igual ao seu, feito por uma empresa de outro Estado. A sorte é que ainda existia prazo para apresentação da nulidade e, depois de alguns anos, foi possível anular o registro com base no uso anterior.

A legislação de Marcas e Patentes, entretanto, estabeleceu alguns requisitos para que o direito de precedência (ou pré-uso) seja reconhecido: a marca tem que está sendo utilizada há no mínimo 6 meses; o uso tem que ser no Brasil; tem que haver boa-fé; etc. Sem falar que para fazer jus a esse direito também será exigido a solicitação do registro da marca junto ao INPI.

Em outro caso, uma academia que conheci teve que mudar de marca, pois registraram a marca primeiro que ela e ela só usava aquele nome 5 meses antes do registro.

Além disso, esta prerrogativa só poderá ser invocado pelo usuário anterior em determinados momentos do processo administrativo, obedecidos os prazos legais e com a devida fundamentação e comprovação do direito. Trata-se, portanto, de um procedimento delicado, sendo recomendável a intervenção de um especialista em Propriedade Intelectual.

 

Resumindo: Presume-se dono da marca quem a registra primeiro no INPI. Porém, quem registra depois, mas consegue provar, de acordo como os prazos e requisitos legais, que usava a marca há mais tempo, pode anular o pedido que está na sua frente e ser o verdadeiro dono da marca.

 

É MELHOR PREVENIR, QUE REMEDIAR.

Como sempre aconselhamos, o melhor a fazer é separar parte do seu capital inicial para investir em Marcas e Patentes e solicitar o registro ao iniciar o negócio, para que você seja o primeiro da fila e não tenha essa dor de cabeça.

 

Também gravamos um vídeo falando sobre esse assunto no nosso canal do Youtube:

 

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