O que acontece se você registrar uma marca que já está sendo usada por outra empresa? E se alguém registrou a marca antes de você, mas é você quem a usa há mais tempo? Quem tem preferência?
É muito comum que pessoas que criam uma nova marca se preocupem com o seu registro. Entretanto, essa “preocupação”, em muitos casos, se limita a uma pesquisa no banco de marcas do INPI. O problema é que nem sempre essa pesquisa apresenta resultados, mas, mesmo assim, é possível que alguma outra pessoa (física ou jurídica) esteja usando uma marca igual ou muito parecida, para o mesmo produto ou serviço.
E aí? Se eu registrar primeiro serei o dono da marca, certo?! Ou não?
O inverso também pode acontecer: digamos que você passou muitos anos usando sua marca sem se preocupar com o registro no INPI. Hoje, depois de finalmente entender os benefícios que uma marca registrada traz, decidiu investir em “Marcas e Patentes” e solicitar o pedido ao INPI. Entretanto, quando fez uma pesquisa da marca, verificou que alguém a registrou antes de você. O fato de você usar a marca há mais tempo lhe garante alguma coisa?
Quando o assunto é Marcas e Patentes, em regra, dono é quem… É o que vamos esclarecer!
Nesse post vamos explicar de uma forma bastante simples o que acontece nesse tipo de situação, tudo de acordo com a legislação, para que você tenha todo o respaldo se passar por algo parecido.
Qual é o momento ideal para registrar a marca?
Quando uma marca de um produto ou serviço é criada, o ideal é que ela seja imediatamente registrada junto ao INPI para garantir a sua propriedade. O problema é que nem todas as pessoas priorizam o registro da sua marca, e simplesmente começam a usá-la mesmo sem a devida proteção, sem qualquer segurança jurídica de que essa marca será preservada.
Se você não sabe como registrar uma marca, confira nosso post que explica o procedimento de registro de marcas de uma forma bem simples!
Mas afinal, quem é o dono da marca?
Inicialmente, é importante destacar que o sistema jurídico brasileiro, com relação ao registro de marcas, é atributivo de direito. Isso significa que a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro da marca.
Segundo a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), somente o registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Autarquia Federal sediada no Rio de Janeiro, assegura o direito de propriedade sobre uma marca em todo o país.
Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
Dessa forma, considera-se dono da marca aquele que solicitou primeiro o seu registro no INPI.
Há alguma exceção para essa regra?
Há uma exceção, sim! O parágrafo primeiro desde mesmo artigo reconheceu o direito de quem, apesar de não ter marca registrada primeiro, a utiliza há mais tempo. Confira:
Parágrafo 1º- Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Nessa situação, o direito de precedência é considerado um instituto excepcional, uma exceção. Ou seja, é uma chance que a lei dá àqueles que possuem uma marca não registrada, para que possam defender seus interesses contra os prejuízos que, teoricamente, eles mesmo causaram pela sua negligência.
Logo, se você demorou para solicitar o registro, mas começou a usar a marca antes de quem a registrou na sua frente, fique tranquilo: é possível reaver sua propriedade.
Requisitos para reaver a propriedade da marca
A legislação de Marcas e Patentes, entretanto, estabeleceu alguns requisitos para que o direito de precedência (também chamado de “pré-uso”) seja reconhecido:
- A marca deve estar sendo utilizada há, no mínimo, 6 meses;
- O uso deve ser no Brasil;
- Deve ser demonstrada a boa-fé.
Há outros requisitos, como a necessidade de que haja uma solicitação do registro da marca junto ao INPI.
Também é importante destacar que esta prerrogativa só poderá ser invocada pelo usuário anterior em um determinado momento do processo administrativo, mais especificamente no prazo para oposição, e com a devida fundamentação e comprovação do direito. Trata-se, portanto, de um procedimento delicado, sendo altamente recomendável a intervenção de um especialista em Propriedade Intelectual.
Por fim, se você tem um registro de marca e, por qualquer motivo, deixou o mesmo ser extinto, se alguém solicitar o registro desta marca, você não poderá alegar contra ele o direito de precedência no uso.
Como fazer valer o direito de precedência?
A oposição com base no parágrafo 1º do artigo 129 da Lei de Propriedade Intelectual deve ser feita conforme prevê o item 5.12.6 do Manual de Marcas do INPI.
A pessoa que, de boa-fé, utilizava no Brasil, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo para isso:
- Fundamentar sua reivindicação e reunir provas suficientes para caracterizar o uso no país, conforme previsto na Lei; e
- Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca para fins de garantia do direito de prioridade ao registro.
Conte com um profissional especializado para lhe instruir durante esse processo, para que você tenha a segurança de que reuniu as provas suficientes para reivindicar sua marca.
Vamos conferir como funciona essa situação na prática?
A “empresa A” utiliza, desde 1999, a marca “XYZ” para identificar sua loja de roupas, mas nunca tinha se preocupado com Marcas e Patentes. Em 2014, a “empresa A” resolveu registrar sua marca, mas, infelizmente, descobriu que a “empresa B”, fundada em 2014, já tinha marca registrada igual, na mesma classe. Neste caso, até que se prove o contrário, a “empresa B” será a dona da marca. Entretanto, a “empresa A” poderá tomar o seu lugar, desde que siga as formalidades e prazos legais.
Algumas situações reais
Conheço um caso de um restaurante que usava uma marca há mais de 40 anos sem o registro e, quando resolveu abrir franquias do seu negócio, decidiu registrar a marca. Nesse momento, descobriu-se que já havia um registro concedido igual ao seu, feito por uma empresa de outro Estado. Nessa situação, foi possível anular o registro com base no uso anterior.
Em outro caso, uma academia precisou mudar sua marca, pois a outra empresa registrou a marca antes dela. Além disso, essa academia só estava utilizando aquele nome por 5 meses antes do registro.
E se os dois comprovarem o pré-uso da marca?
Além dessas situações, pode acontecer de ambas as partes comprovarem o pré-uso da marca há pelos menos 6 meses antes da data do depósito e/ou prioridade reivindicada. Nesse caso, o direito sobre o registro da marca pertencerá àqueles que depositar antes o pedido no INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.
Resumindo…
Presume-se dono da marca quem a registra primeiro no INPI. Porém, quem registra depois mas consegue provar, de acordo com o prazo e requisitos legais, que usava a marca há mais tempo, pode anular o pedido que está na sua frente e ser o verdadeiro dono da marca.
É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR.
O melhor a fazer é separar parte do seu capital inicial para investir em Marcas e Patentes e solicitar o registro ao iniciar o negócio, para que você seja o primeiro da fila e não tenha essa dor de cabeça.
Se a situação for diferente e alguém copiou sua marca, veja o que fazer nesse post.
Também gravamos um vídeo falando sobre esse assunto no nosso canal do Youtube, não deixe de conferir:
Créditos das Imagens: Freepik
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uso uma marca a alguns anos, o domínio na internet do nome é meu assim como um blog, por estes dias apareceu alguém usando o nome e tem uma ameaça na pagina deles.
não registrei o nome, desenvolvi um logotipo que também foi rascunhado.
como devo proeder?
Existem vários pontos a se verificar antes de tomar uma atitude. O mais recomendável é fazer um Diagnóstico completo com um profissional especializado. Nesse diagnóstico o profissional vai, resumindo, verificar quem usa a mais tempo (ter o registro do domínio e um blog ativo pode sim ser considerado prova de uso), quem registrou primeiro no INPI, se a prazo para questionar o processo no INPI, se as atividades são as mesmas, ou pelo menos se tem afinidade, se a marca não é considerada comum, e se ela não se enquadra em nenhuma outra proibição da legislação, etc. Se o direito realmente estiver ao seu favor, o próximo passo seria atacar o processo do terceiro no INPI (se ele tiver solicitado e se ainda houver prazo) e notificá-lo extrajudicialmente, requerendo que ele pare de usar espontaneamente. Se nada disso surtir efeito, será necessária uma ação judicial. Espero ter ajudado. Abraço!
ola ,quero seu contato via Zap
Olá, Alexandre. Nosso whatsapp é 85 9 9627-8967.
O primeiro passo é solicitar o registro da sua marca. Sem isso, você não poderá fazer nada. Depois será fazer valer o seu direito, notificando que estiver lhe copiando ou, até mesmo, processando-o judicialmente.
oi boa noite gostaria de saber a 18 anos usamos um nome de uma igreja com registro mais sem patentes….e ha um ano mais ou menos alguem patenteou o nome da mesma teria como recorrer……?????teriamos alguma chance de nao perdemos o nome?????
Debora, pelo tempo que você usa a marca, provavelmente você terá boas chances de recorrer. Para afirmar, precisamos analisar seu caso em particular. Entre me contato por telefone e converse com um de nossos consultores. Espero ter ajudado. Abraço.
Boa Noite, gostaria de saber se duas pessoas podem registrar uma marca?
Gostaria de saber se duas pessoas podem registrar uma marca?
Olá, Josane. O pedido de registro de marca só pode ser feito em nome de uma pessoa, seja física ou jurídica. Se você deseja que mais de uma pessoa seja dona da marca, o recomendado é abrir uma empresa e as pessoas entrarem como sócias. Qualquer dúvida, entre em contato com nossa equipe pelo formulário http://materiais.marcasepatentesfortaleza.com.br/contato. Espero ter ajudado. Abraço!
oi uma empresa esta com o nome igual o meu disse que vai registar a marca dizendo que usa mais de 6 meses so que a minha existe a 2 meses vou ter que trocar o nome da minha empresa
A princípio ela pode lhe causar problemas sim, mas, para responder com mais precisão, é necessário conhecer o caso em detalhes. Sugiro, antes de tomar qualquer decisão, que converse com alguém da nossa equipe. Entre em contato pelo formulário: http://materiais.marcasepatentesfortaleza.com.br/contato.
Boa tarde.
Tenho a minha empresa desde 2012. Me ligaram dizendo que tem outra pessoa querendo registrar o nome e que eu tenho que registrar ou eles vão fazer isto para a outra pessoa. Tenho que pagar uma taxa de 142,00 mais 10 parcelas de 100,00. sou obrigada a fazer isto? não quero ter este gasto no momento….
Como explicamos no artigo, a propriedade de uma marca só se adquiri através do registro no INPI. Logo, se você não registrou, ainda não é dona da marca e alguém pode registrar na sua frente. O fato de usar desde 2012 ajuda, mas não garante a propriedade. Sobre a ligação que você recebeu, pode ser verdade, mas pode ser apenas uma empresa inventando essa história para lhe amedrontar e lhe coagir a fechar negócio com ela. Infelizmente essa prática é muito comum e vários empresários já nos relataram situações idênticas. Sugiro contratar uma empresa especializada, que vai fazer um análise e solicitar seu registro com segurança. Sobre não querer fazer o investimento no momento, entendo, mas lembre que esse investimento evitar prejuízos no futuro (parar de usar a marca, não poder fazer nada contra pirataria da sua marca, pagar indenização em processos judiciais, não poder franquear o seu negócio, etc.). Pense bem. Qualquer dúvida, entre em contato com nossa equipe por telefone, e-mail ou chat.
Uma empresa está registrada no nome de minha mãe desde fev./2016, mas quem administra sou eu por meio de procuração. Sendo que abri outra em meu nome, pois pretendo dar baixa no nome de minha. Recebi uma ligação, onde me informaram que há outra empresa com intenção de registrar com o mesmo nome no ramo. E eu informei que iria registrar, visto que tenho mais tempo de atividade. Minha dúvida é, será que posso registrar em meu nome? Visto que eles possam entrar com recurso por questionar que abriram primeiro, caso eu venha dar baixa na empresa de minha mãe. tenho o perigo de perder? Mesmo que eu comprove que sou administrador da minha mãe e que todos os documentos quem assina sou eu.s de atividade.
O fato da empresa está registrada desde desde 2016 ajuda, mas não garante a propriedade. É necessário o registro no INPI. Se você precisar usar o argumento de já usar a marca na razão social da empresa, precisará do registro feito no nome dessa empresa. Sobre a ligação que você recebeu, pode ser verdade, mas pode ser apenas uma empresa inventando essa história para lhe amedrontar e lhe coagir a fechar negócio com ela. Infelizmente essa prática é muito comum e vários empresários já nos relataram situações idênticas. Sugiro contratar uma empresa especializada, que vai fazer um análise e solicitar seu registro com segurança. Espero ter ajudado. Abraço!
Olá
Tenho uma dúvida,
Quero registrar uma marca e dominio, sendo que a marca já existe na frança e o dominio .com esta com eles.
Posso registrar a marca pro meu seguimento e com o dominio .com.br?
Se o dono da marca francesa não tiver registrado a mesma no Brasil, ele não pode fazer nada contra você. É importante analisar cada caso, pois podem haver outros registros, além dessa empresa francesa. Espero ter ajudado. Abraço!
Entao em 2017 criei uma grupo e coloquei o nome, mais só agora vim procurar pra fazer o registro do nome
ja tenho varios cds gravados vinhetas videos cartaz com o nome, a 4 mes atraz euu fiz o registro de dominio na internet, mais só que agora dia 10 de janeiro de 2018 fui dar entrada no inpi e descobri que uma pessoa ja deu entrada no mesmo nome que uso desde 2007, oque eu faço tenho como registrar e passar a ser dono pois ja trabalho com o grupo desde 2007 ja soltei varios cds,dvds, videos ja fiz varios shows com o nome da banda e somos conhecidos em varios lugares, como ( Piaui, bahia, minas, goias e outros ) oque eu faço, se eu perder o nome tou na roça. obrigado
Amigo, se caso é complicado. Merece uma análise aprofundada. Entre em contato com nossa equipe e solicite um diagnóstico aprofundado. Abraço!
Uma empresa atua no mercado com o seu none registrado apenas na junta comercial a mais ou menos 7 anos, recebeu notificação extrajudicial para deixar de utilizar o nome porque outro registrou no inpi no fim de 2017 há algo que possa ser feito?
Se a outra empresa registrou a marca no final de 2017, pode ser que o prazo para apresentação de oposição ainda esteja aberto (são 60 dias contados da publicação do processo). Na oposição, alega-se que você é usuário anterior de boa-fé. É a sua melhor chance de reverter essa situação. Sugiro agir imediatamente. Espero ter ajudado. Abraço. Luís André.
Fiz uma pesquisa no site registro br e determinado dominio esta disponivel, ex: reidapizza.com.br(hipotetico, verifiquei o INPI e esta marca ja esta registrada ex rei da pizza. Devo continuar com o processo de compra do dominio ou o detendor da marca pode me obrigar a parar de usar este dominio?
O detentor da marca pode lhe impedir de usar a marca e até tomar o domínio de você. Para isso, provavelmente ele teria que entrar com um processo judicial, mas é possível sim. Espero ter ajudado. Abraço.
Legal a matéria. Tenho uma dúvida: Posso usar o logo e nome de uma empresa montadora de veiculos, como ford, chevrolet, citroen, renault, kia em chaveiros para vende-los? Eu estaria violando alguma lei de proteção a marca registrada? Ou por ser um acessório, que a empresa não produz, não existe violação? Seria até uma propaganda gratuita.
A regra é que qualquer uso de marca deve ser autorizada pelo seu titular. Mas, a lei estabelece exceção, dizendo que “o titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização” ou ainda “impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência”. Acredito que seu caso possa estar incluso nessa exceção, mas só analisando o caso para afirmar. O importante é que fique bem claro que você só tá citando a marca para indicação a sua destinação, sem dar a entender que o produto tem associação com aquela empresa.
Eu uso o nome e logo nos chaveiros. A montadora não vende ou produz chaveiros, eu produzo e coloco o nome e logo delas, não estou usando apenas para identificar, os donos de automoveis, gostam de ver o nome do seu veiculo impresso, tampouco estou denegrindo a imagem da empresa, na verdade ajudo a divulgar mais, mas minha dúvida é se teria problemas legais, uma montadora me processar por estar usando o seu logo e marca sem autorização da mesma. Se estou existe alguma forma de legalizar? quanto custa em média um serviço desse? Muito obrigado novamente.
Apesar dela não vender esse produto, é um produto que tem afinidade com o que ele fabrica. Para você é propaganda gratuita para a empresa, mas a empresa pode entender que você está se aproveitando da imagem que a marca dela tem para vender seu produto, sem remunerá-la. Provavelmente o correto a fazer é entrar em contato com o dono da marca e pedir para ele lhe licenciar (“alugar”) a marca. O valor e condições dessa licença é ele quem vai dizer. Espero ter ajudado.
Sim entendi, muito obrigado, foi de grande ajuda!
Olá!
Eu registrei uma marca. Acabei de pagar o 1° decênio. Mas, descobri que já tinha uma outra empresa que usava a marca a mais tempo sem registro. Ainda assim é possível ela te recorrer?
É possível, mas pouco provável. Ela precisaria ter entrado com uma oposição contra o seu processo no início, o que ela não deve ter feito. Talvez ela possa apresentar ainda uma nulidade administrativa ou judicial, mas, se não fez oposição no início do processo, é bem provável que não seja aceita. Enfim, para responder com segurança, precisamos analisar o caso. Entre em contato com nossa equipe. Abraço!
Meu caso é semelhante ao do Eduardo, foi me concedido recentemente o registro de um nome de um clube de futebol (fiz o pedido de registro no final de 2015), porém há poucas semanas descobri que já existia um outro clube que utilizava o mesmo nome desde 1980, porém esse clube sequer tem CNPJ registrado e é um clube amador, que não participa e nunca participou de nenhuma competição oficial. Corro risco deles entrarem com algum processo e eu perder a minha marca? O domínio deles na internet já é registrado há mais de 2 anos… Enfim, por eles não terem entrado com qualquer tipo de processo antes do efetivo registro da minha marca, posso ficar mais tranquilo?
Se eles tiverem como provar que usam a mais de 6 meses da data do seu pedido de registro no Brasil, de boa fé, podem conseguir anular o seu direito, no INPI ou Judicialmente. Resta saber se há prazo para eles questionarem isso. Eles podem fazer isso em sede de oposição, que já deve ter passado o prazo, 6 meses após a concessão do registro, no INPI, e em até 5 anos após a concessão do registro, na Justiça. Passado esses prazos na há nada que possam fazer. Abraço!
Olá boa tarde, uso o nome da minha filha em uma loja de roupas na minha própria residencia, já fazem 3 anos. Esses dias recebi uma ligação que dizia que,uma suposta loja estaria tentando abrir e registrar com o mesmo nome. Sabendo que a preferencia de registro e minha por estar usando a mais tempo, caso eu não registre no período, poderei perder o direito de usar qualquer nome desses que eu já usava?
Amigo, como o artigo explica, existe o risco sim de perder a marca. Sugiro entrar em contato com nossa equipe para analisarmos o caso concreto. Abraço!
Olá
Tenho uma pizzaria no interior de Minas Gerais desde 2013, antes mesmo de abrir procurei uma pessoa pra desenvolver o nome e marca, e desde sempre usamos esta marca em redes sociais, mídias, panfletos, lista telefônica e etc
Tentamos registrar mas não conseguimos porque diz a moça da empresa que era um nome muito comum e com varias empresas com nome igual
Então deixamos pra lá, pois ela disse que teríamos que ficar pagando pra ficar insistindo com o registro, devido o custo desistimos do registro
O fato é que acabo de descobrir que um pizzaiolo que era da minha cidade se mudou para o interior Goias e abriu uma pizzaria lá e está usando nosso nome e a mesma Marca desenvolvida pelo nosso artfinalista desde 2015!! Se você ver vai achar que é uma filial porque ele usou em tudo, uniformes, Facebook e tudo mais
Minha dúvida é
O que devo fazer?? Quais as medidas a serem tomadas para que essa pessoa deixe de usar minha marca??
Não quero outra pessoa usando minha marca, o nome até que vai porque é um nome comum, mas minha marca não!!
Recomendo reanalisar a marca para ter certeza se se trata mesmo de nome comum. Mesmo que seja assim considerada, não é permitido cópia exata da logo, pois a confusão entre as empresa seria inevitável. Porém, para fazer qualquer coisa, seja judicial ou extrajudicial, contra a outra parte, você precisa ter o registro ou pelo menos um pedido de registro no INPI. Peço que entre em contato com a equipe para estudarmos melhor seu caso. Espero ter ajudado. Abraço!
Estou em mente registrar uma marca de uma fábrica de bicicleta deste 2012 E agora resolvi registrar-la. Mas descobre que existe uma empresa com o mesmo nome nos Estados Unidos deste 2007 Mas descobre que eles não tem registro de marca. No registo inpi diz que eles tentou registrar a marca em 2016 mas por algum motivo o pedido foi finalizado e não registraram. Gostamos muito do nome e gostaria de saber se vale apena tentar registra a marca nos EUA e aqui no Brasil. Lembrando que ainda não temos a empresa gostaria de registrar ela primeiro antes de abrir a fábrica Nós ajude
Matthias, um registro de marca em outro país, salvo raras exceções, não invalida um registro de marca no Brasil. O importante é não haver impedimento no país onde se quer registrar. Para responder se vale a pena registrar a marca no Brasil ou em outro país, precisamos fazer uma análise completa e aprofundada. Para isso, entre em contato com nossa equipe comercial. Na maioria dos casos, acredito que o seu inclusive, será necessário abrir a empresa antes de registrar a marca, para registrá-la em nome da empresa. Espero ter ajudado. Abraço.