Marcas e Patentes | Dono da marca é quem registra primeiro ou quem usa há mais tempo? - Marcas e Patentes Fortaleza

O que acontece se você registrar uma marca que já está sendo usada por outra empresa? E se alguém registrou a marca antes de você, mas é você quem a usa há mais tempo? Quem tem preferência?

É muito comum que pessoas que criam uma nova marca se preocupem com o seu registro. Entretanto, essa “preocupação”, em muitos casos, se limita a uma pesquisa no banco de marcas do INPI. O problema é que nem sempre essa pesquisa apresenta resultados, mas, mesmo assim, é possível que alguma outra pessoa (física ou jurídica) esteja usando uma marca igual ou muito parecida, para o mesmo produto ou serviço.

E aí? Se eu registrar primeiro serei o dono da marca, certo?! Ou não?

O inverso também pode acontecer: digamos que você passou muitos anos usando sua marca sem se preocupar com o registro no INPI. Hoje, depois de finalmente entender os benefícios que uma marca registrada traz, decidiu investir em “Marcas e Patentes” e solicitar o pedido ao INPI. Entretanto, quando fez uma pesquisa da marca, verificou que alguém a registrou antes de você. O fato de você usar a marca há mais tempo lhe garante alguma coisa?

Quando o assunto é Marcas e Patentes, em regra, dono é quem… É o que vamos esclarecer!

Nesse post vamos explicar de uma forma bastante simples o que acontece nesse tipo de situação, tudo de acordo com a legislação, para que você tenha todo o respaldo se passar por algo parecido.

Qual é o momento ideal para registrar a marca?

Quando uma marca de um produto ou serviço é criada, o ideal é que ela seja imediatamente registrada junto ao INPI para garantir a sua propriedade. O problema é que nem todas as pessoas priorizam o registro da sua marca, e simplesmente começam a usá-la mesmo sem a devida proteção, sem qualquer segurança jurídica de que essa marca será preservada.

Se você não sabe como registrar uma marca, confira nosso post que explica o procedimento de registro de marcas de uma forma bem simples!

Mas afinal, quem é o dono da marca?

dono da marca quem é

Inicialmente, é importante destacar que o sistema jurídico brasileiro, com relação ao registro de marcas, é atributivo de direito. Isso significa que a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro da marca.

Segundo a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), somente o registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Autarquia Federal sediada no Rio de Janeiro, assegura o direito de propriedade sobre uma marca em todo o país.

Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Dessa forma, considera-se dono da marca aquele que solicitou primeiro o seu registro no INPI.

Há alguma exceção para essa regra?

Há uma exceção, sim! O parágrafo primeiro desde mesmo artigo reconheceu o direito de quem, apesar de não ter marca registrada primeiro, a utiliza há mais tempo. Confira:

Parágrafo 1º- Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Nessa situação, o direito de precedência é considerado um instituto excepcional, uma exceção. Ou seja, é uma chance que a lei dá àqueles que possuem uma marca não registrada, para que possam defender seus interesses contra os prejuízos que, teoricamente, eles mesmo causaram pela sua negligência.

Logo, se você demorou para solicitar o registro, mas começou a usar a marca antes de quem a registrou na sua frente, fique tranquilo: é possível reaver sua propriedade.

Requisitos para reaver a propriedade da marca

marcas e patentes

A legislação de Marcas e Patentes, entretanto, estabeleceu alguns requisitos para que o direito de precedência (também chamado de “pré-uso”) seja reconhecido:

  • A marca deve estar sendo utilizada há, no mínimo, 6 meses;
  • O uso deve ser no Brasil;
  • Deve ser demonstrada a boa-fé.

Há outros requisitos, como a necessidade de que haja uma solicitação do registro da marca junto ao INPI.

Também é importante destacar que esta prerrogativa só poderá ser invocada pelo usuário anterior em um determinado momento do processo administrativo, mais especificamente no prazo para oposição, e com a devida fundamentação e comprovação do direito. Trata-se, portanto, de um procedimento delicado, sendo altamente recomendável a intervenção de um especialista em Propriedade Intelectual.

Por fim, se você tem um registro de marca e, por qualquer motivo, deixou o mesmo ser extinto, se alguém solicitar o registro desta marca, você não poderá alegar contra ele o direito de precedência no uso.

Como fazer valer o direito de precedência?

A oposição com base no parágrafo 1º do artigo 129 da Lei de Propriedade Intelectual deve ser feita conforme prevê o item 5.12.6 do Manual de Marcas do INPI.

A pessoa que, de boa-fé, utilizava no Brasil, há pelo menos 6 meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo para isso:

  1. Fundamentar sua reivindicação e reunir provas suficientes para caracterizar o uso no país, conforme previsto na Lei; e
  2. Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca para fins de garantia do direito de prioridade ao registro.

Conte com um profissional especializado para lhe instruir durante esse processo, para que você tenha a segurança de que reuniu as provas suficientes para reivindicar sua marca.

Vamos conferir como funciona essa situação na prática?

A “empresa A” utiliza, desde 1999, a marca “XYZ” para identificar sua loja de roupas, mas nunca tinha se preocupado com Marcas e Patentes. Em 2014, a “empresa A” resolveu registrar sua marca, mas, infelizmente, descobriu que a “empresa B”, fundada em 2014, já tinha marca registrada igual, na mesma classe. Neste caso, até que se prove o contrário, a “empresa B” será a dona da marca. Entretanto, a “empresa A” poderá tomar o seu lugar, desde que siga as formalidades e prazos legais.

Algumas situações reais

lei das marcas e patentes

Conheço um caso de um restaurante que usava uma marca há mais de 40 anos sem o registro e, quando resolveu abrir franquias do seu negócio, decidiu registrar a marca. Nesse momento, descobriu-se que já havia um registro concedido igual ao seu, feito por uma empresa de outro Estado. Nessa situação, foi possível anular o registro com base no uso anterior.

Em outro caso, uma academia precisou mudar sua marca, pois a outra empresa registrou a marca antes dela. Além disso, essa academia só estava utilizando aquele nome por 5 meses antes do registro.

E se os dois comprovarem o pré-uso da marca?

Além dessas situações, pode acontecer de ambas as partes comprovarem o pré-uso da marca há pelos menos 6 meses antes da data do depósito e/ou prioridade reivindicada. Nesse caso, o direito sobre o registro da marca pertencerá àqueles que depositar antes o pedido no INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Resumindo…

Presume-se dono da marca quem a registra primeiro no INPI. Porém, quem registra depois mas consegue provar, de acordo com o prazo e requisitos legais, que usava a marca há mais tempo, pode anular o pedido que está na sua frente e ser o verdadeiro dono da marca.

É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR.

O melhor a fazer é separar parte do seu capital inicial para investir em Marcas e Patentes e solicitar o registro ao iniciar o negócio, para que você seja o primeiro da fila e não tenha essa dor de cabeça.

Se a situação for diferente e alguém copiou sua marca, veja o que fazer nesse post.

Também gravamos um vídeo falando sobre esse assunto no nosso canal do Youtube, não deixe de conferir:

Créditos das Imagens: Freepik

 

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